▣ 의견제출통지서에 의한 보정서를 제출하면서 지정기간단축 신청에 체크하고 단축 이유를 기재할 수 있습니다.

▣ 보정서 제출시 지정기간단축 신청을 하지 못한 경우 ‘기간연장(단축,경과구제)신청서(별지 제10호서식)’을 작성하여 신청할 수 있습니다.(특허법제15조제2항).

▣ 상속, 전부양도, 일부양도, 지분포기, 합병 등의 원인에 의해 특허, 실용신안 등록, 디자인등록, 상표등록의 출원인 명의를 변경하고자 할때는 “권리관계변경신고서”와 함께 출원인변경을 증명하는 서류(양도증 등) 등을 첨부, 제출하여야 합니다.

▣ 출원인 명의변경은 출원중(출원에서 설정등록 이전까지)인 건에 대한 명의변경이므로, 이미 당해 출원이 설정등록 된 경우에는 “권리이전등록신청서”를 작성하여 제출하여야 합니다.

▣ 특허법은 당해 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로 특허는 일단 등록된 이상 무효심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것입니다. 따라서, 법원은 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 소송절차에서 그 전제로서 특허가 당연 무효라고 판단할 수 없는 것이고, 다만 등록된 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지, 공용의 것인 경우에는 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다 할 것입니다.

▣ 특허법에서는 특허권의 존속기간 중 일정사유로 인하여 특허발명을 실시하지 못한 경우에 5년의 기간내에서 그 실시하지 못한 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장시켜 주는 제도를 두고 있습니다(특허법 제89조). 특허권연장등록의 대상으로는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제26조제1항의 규정에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명이거나 특허발명을 실시하기 위하여 농약관리법 제 8조제1항제16조제1항제17조제1항의 규정에 의하여 등록하여야 하는 농약 또는 원제의 발명입니다(특허법시행령 제7조).

▣ 특허출원하여 등록을 받은 경우에 특허권은 속지주의 원칙에 따라 국내에서만 독점,배타적인 효력이 있습니다. 따라서, 외국에서 특허권을 행사하기 위해서는 해당 국가에 출원하여 등록을 받아야 합니다. 해외 특허출원은 (1)출원인이 해당 국가의 특허법 등에 따라 직접 출원하거나 (2)특허협력조약(Patent Cooperation Treaty :PCT)에 의한 국제출원절차에 따라 한국 특허청에 출원하면서 등록을 원하는 국가를 지정하는 방법이 있습니다.

▣ 특허무효의 주장: 특허권 침해로 판단되었지만 아울러 특허권의 하자가 발견된 경우에는 특허무효심판을 청구할 수 있고, 당해 특허에 무효사유가 있는 경우에는 특허권자에게 그 특허에 무효사유가 있음을 구체적인 증거를 제시하면서 주장을 하고, 무효심결이 확정되면 특허권은 소급적으로 소멸하므로 당해 경고의 법적 효과도 상실하게 됩니다.

▣ 권리범위에 속하지 아니한다는 주장: 권리침해 주장을 받은 자가 자기의 실시발명이 특허발명과 별개의 발명일 경우 또는 공지의 발명일 경우 그 실시발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니함을 주장하며, 법원에 소송이 계속중인 경우에는 그와 같은 이유를 들어 항변함과 아울러 전문가(변리사)의 감정서를 법원에 제출할 수 있습니다. 또한 특허청에 권리범위확인심판을 청구하여 그 결과를 법원에 제출할 수 있습니다.

▣ 실시권 존재의 주장: 실시권이 존재할 경우 이는 정당한 실시로서 특허권침해가 성립되지 아니하므로 이에 대한 주장을 하며, 또한 특허발명이 특허출원이전부터 이미 실시하고 있던 경우에는 법 제103조의 규정에 따라 선사용에 의한 통상권실시권이 있음을 주장 하여야 합니다.

▣ 실시의 중지 : 특허권자로부터 경고를 받은 자는 자기의 실시가 특허권침해라고 판단되면 그 물품의 제조, 판매나 사용 등을 즉시 중지함으로써 고의 책임을 면할 수 있습니다.

▣ 실시권 설정 또는 특허권의 승계 : 특허권자로부터 권리의 대항을 받은 자는 그 물건을 계속해서 제조, 판매할 필요성이 있다고 판단되면 특허권자와 협의하여 실시권을 설정하거나 특허권을 양도 받아 그 특허발명을 실시하여야 합니다.

▣ 통상실시권허여심판 청구 : 특허권침해주장을 받은 자는 자기의 실시발명이 특허법 제98조에서 규정한 타인의 특허권등과 이용, 저촉관계가 있을 때에는 제 138조의 규정에 의한 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권을 허여 받은 후 실시할 수 있습니다.

▣ 화해, 중재 : 특허권침해주장을 받은 자는 침해소송이 계속중인 경우 원고인 특허권자와 원만한 해결을 보는 것이 바람직합니다.

▣ 먼저, 특허등록원부를 통해 정당한 권리자로부터의 경고인가, 특허권이 이전된 것은 아닌가, 특허권이 소멸되지 않고 유효하게 존재하는 권리인가 등을 확인하여야 합니다. 또한, 그 침해주장이 보상금청구권을 행사하겠다는 내용의 경고인지, 특허권의 침해에 대한 경고 또는 소송의 제기인지 등을 확인하고 그 침해의 대상이 되는 특허권과 그 권리의 기술적 내용(특허청구범위 기준)이 무엇인지 등을 정확히 파악 할 필요가 있습니다. 침해주장에 대한 내용이 파악되면 실시발명이 특허발명과 동일한가, 특허발명이 출원전에 공지된 것인지 여부와 출원시의 기술수준 등을 관련 문헌을 통하여 조사하고 관계법령을 숙지하여 특허무효주장을 할 것인지 아니면 화해할 것인지 등 적절한 대처방안을 강구하여야 합니다.

▣ 특허권의 침해여부에 대한 판단은 구체적인 소송의 형태로서 민형사소송을 통해서 이루어집니다. 다만, 특허심판의 하나로서 ‘권리범위확인심판’을 통해서 타인의 실시행위가 자신을 권리범위에 포함되는지의 여부를 확인 받을 수 있습니다(특허법 제135조). 권리범위확인심판은 단순히 특허권의 범위를 확정하는 심판이 아니고 특허발명을 중심으로 어떤 대상물이 적극적으로 그 특허권의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 그에 속하지 아니함을 확인하는 심판을 말합니다.

▣ 권리범위 확인심판의 종류에는 1)적극적인 권리범위확인심판 : 특허권자가 비권리자인 “확인대상 발명”의 실시자를 상대로 하여 청구하며, 따라서 심판청구의 취지는 『“확인대상 발명”은 특허발명의 권리범위에 속한다』 라는 심결을 구하는 것과 2)소극적 권리범위확인심판 : 비권리자인 “확인대상 발명”의 실시자가 특허권자를 상태로 청구입니다. 따라서 심판청구의 취지는 『“확인대상 발명”은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다』라는 심결을 구하는 것이 있습니다.

▣ 설정등록 된 특허권은 독점배타권을 가지므로 특허권자가 그 특허발명을 실시하고 있지 않은 경우라도 권리행사가 가능합니다. 특허침해시 그 침해에 대한 법적구제 수단으로는 (1)민사적 구제수단으로서 침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권 및 부당이득반환청구권을 행사할 수 있습니다. (2)형사적 구제수단으로는 특허권을「고의」로 침해한 경우 특허권자는「고소」하여 침해죄를 추궁할 수 있으며, 법인의 경우 등에 있어서는「침해자(종업원)」와「법인(사용자)등」에게 양벌규정이 적용되며, 침해자에게 7년이하의 징역 또는 1억원이하의 벌금이 부가됩니다.

▣ 특허법에서는 특허출원 당시에 선의로 국내에서 이미 그와 같은 발명을 사업으로서 실시하거나 사업설비를 하고 있는 자에게는 제한된 범위안에서 ‘선사용에 의한 통상실시권’을 인정하고 있습니다(특허법 제103조). 통상실시권을 인정받기 위해서는 특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 취득하여 국내에서 발명의 실시사업을 하거나 사업의 준비를 하고 있어야 합니다.

▣ 여기서 “...... 그 발명을 한 자로부터 취득하여......” 란 당해 특허권자 이외의 제3자가 발명을 한 경우 그 자로부터 취득한 경우를 말합니다. 따라서, 선사용에 의한 통상실시권이 인정되는 범위안에서는 특허권자라도 자신의 권리에 대한 침해주장을 할 수 없을 것입니다. 다만, 선사용에 의한 통상실시권을 가지느냐의 여부에 대한 확정력 있는 판단은 사법절차에 의하여 가려질 수 있습니다.

▣ “거절결정”이란 심사관이 특허출원발명에 대해 실체심사를 한 결과 거절이유를 발견한 경우에 그 거절이유의 존재로 인하여 당해 출원발명은 특허를 받을 수 없다는 것을 확인하는 심사관에 의한 행정처분을 말합니다.

▣ 거절결정에 대하여 불복하고자하는 경우에는 거절결정등본을 송달 받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있으며, “심판청구서”를 작성하여 특허심판원장에게 제출하여야 합니다.

▣ 거절결정 불복심판청구제도는 심사관의 일정처분에 대하여 불복하고자 하는 자에게 그 불복을 허용함으로써 권리구제의 기회를 부여하는 한편, 행정기관 스스로에게 시정의 기회를 주어 심사의 공정성과 적정성을 기하는 데 목적이 있습니다.

▣ 심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 합니다(법 제186조 제1항). 상기 소는 심결 또는 결정등본을 송달 받은 날부터 30일 이내에 하여야합니다(법 제186조 제3항).

▣ 특허소송을 제기할 수 있는 자는 당사자, 참가인 또는 당해심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한합니다.(법 제186조 제2항). 한편, 거절결정불복의 심결 등과 같은 결정계 사건에 있어서는 특허청장이 피고가 되며, 특허무효심판의 심결 등과 같은 당사자계 사건에 있어서는 심판의 청구인 또는 피청구인이 피고가 됩니다(법 제187조).

▣ 특허법원의 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되면 특허심판원은 그 사건을 다시 심리하여 심결 또는 결정을 하여야 합니다(법 제189조 제2항).

▣ 특허법원의 판결에 대하여도 불복하고자 하는 자는 대법원에 상고 할 수 있습니다(법 제186조 제8항). 상고는 판결이 송달된 날로부터 2주일 내에 특허법원에 소장을 제출하여야 합니다.

▣ 지정기간이 경과되어 접수된 보정서는 부적법한 서류로 반려됩니다(특허법 시행규칙 제11조). 따라서 거절이유를 해소하기 위한 보정이 없는 것으로 보고 재심사하여 당초 거절이유를 번복할 만한 사항이 없는 경우에 당해 특허출원에 대하여 특허 받을 수 없다는 의미의 거절결정서를 출원인에게 통지하게 됩니다. 이에 불복이 있는 경우에는 거절결정서 등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내에 거절결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있습니다(특허법 제132조의3). 참고로 심판청구일로부터 30일 이내에 당해 특허출원에 대하여 보정을 할 수 있습니다.

▣ 특허청장은 출원인이 지정된 기간내에 특허료를 납부한 경우에는 설정등록을 합니다. 설정등록에 의하여 특허권은 발생하게 됩니다(특허법 제87조). 특허청장은 설정등록을 한 때에는 특허권자에게 특허증을 교부하고, 특허원부를 작성하여 특허권의 설정사실을 원부에 기재합니다. 특허청장은 설정등록을 한 때에는 그 특허에 관하여 등록공고를 하여야 하며, 등록공고가 있는 날부터 3개월간 출원서류 및 그 부속서류를 공중의 열람에 제공하게 됩니다.

▣ 우선심사를 신청하면 다음과 같은 순서에 따라 심사가 진행됩니다.

가. 방식심사(접수기관)

우선심사신청서를 접수한 때에는 법령에서 규정하고 있는 요건중 1) 심사청구 되었는지의 여부 2) 수수료를 납부하였는지를 심사하여, 하자가 있는 경우에는 1개월의 범위내에서 보정할 것을 통지합니다.

(제3자 실시에 의한 경우 조기공개 신청)

나. 심사본부에의 이관

방식심사가 완료되면 당해 신청은 해당 심사본부에 이관됩니다.

다. 방식심사 및 첨부서류 검토

심사관은 우선심사신청이 방식에 적합한지 여부를 다시 검토하고, 첨부서류에 보완사항이 있는 경우에는 1개월 이내의 기간을 정하여 보완을 지시합니다.

라. 우선심사여부의 결정 및 통지

해당 심사국은 우선심사신청서를 이송 받은 날부터 15일 이내에 우선심사여부(각하 또는 인정)를 결정하게 됩니다. 다만, 우선심사대상여부 판단을 위해서는 관계기관에 의견을 문의하거나 우선심사 심의협의회에 상정하는 절차를 밟는 경우에는 이에 소요되는 기간은 산입되지 아니합니다.

우선심사여부가 결정되면 우선심사 신청인 및 출원인(제3자가 신청한 경우)에게 이를 통지합니다.

마. 우선심사의 착수

우선심사를 하기로 결정한 출원에 대한 심사는 우선심사결정통지서 발송일로부터 2개월 이내에 심사에 착수합니다.

바. 우선심사 결과의 통지

심사관은 우선심사결과(특허결정, 특허거절결정, 취하, 포기 등)를 우선심사신청인(제3자가 신청한 경우) 및 출원인에게 통지합니다.

▣ 특허(실용신안)출원에 대해서 심사하는 것이 아니며, 심사청구가 있는 건에 대해서만 심사청구 순서에 따라 심사합니다. 심사청구는 출원일로부터 5년이내(실용신안은 3년이내)입니다.

▣ “우선심사”라 함은「특허법시행규칙 제38조: 심사의 순위」의 규정에 불구하고 특정출원을 심사의 청구순위에 관계없이 타출원에 우선하여 심사하는 것을 말합니다. 우선심사를 신청하고 우선심사의 대상이 되는 경우에는 일반출원보다 우선적으로 심사를 받아 조기에 권리화 할 수 있습니다.

▣ 2인이상이 공동으로 발명한 때에는 특허받을 수 있는 권리는 공유(특허법 제33조 제2항)로 하며, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 출원(특허법 제44조)하여야 합니다. 특허법 제44조 위반은 특허거절이유(특허법 제62조제1호), 특허이의신청이유(특허법 제69조 제1항 제1호), 특허무효이유(특허법 제133조 제1항 제1호)에 해당합니다.

▣ 영업방법(BM, Business Method 또는 Business Model) 특허란 컴퓨터 및 네트워크 등의 통신기술과 사업 아이디어가 결합된 영업방법 발명에 대해 허여된 특허를 말하는 것입니다. 영업방법 자체만으로는 특허등록할 수 없으며, 인터넷을 통한 전자상거래 등과 같이 그 내용이 기술적 사항을 가진 것이라면 그 아이디어의 구체적 기술수단이 뒷받침되어야 합니다.

▣ 특허의 대상이 될 수 있는 영업발명(BM특허)은 사업아이디어에 정보시스템(컴퓨터, 인터넷, 통신기술)을 결합한 형태로서, 비즈니스모델, 프로세서모델과 데이터모델이 결합된 발명을 의미하는 것으로 볼 수 있습니다(예 : 역경매 시스템, 대출 경매방법). 경제법칙 및 현물시장의 거래방법(비즈니스 모델 : 피라미드 영업방식, 보험 모집인 관리방법, 사주풀이 방법 등)과 영업방식을 구현하기 위한 시계열적인 데이터 처리과정(프로세스 모델 : 업무처리 흐름), 그리고 업무를 다루는 데이터 집합 및 속성정보(데이타모델)가 결합된 것이라고 할 수 있습니다.

▣ BM특허로 출원된 사례를 보면 중개비즈니스, 금융자동화, 광고, 인터넷상의 교육, 통계조사, 게임방법 및 장치 등 다양한 형태로 출원되고 있습니다.